Wann liegt eine markenmäßige Benutzung vor? BGH zum BMW – Emblem, Urteil vom 12. März 2015 – I ZR 153/14

Der BGH hatte erneut über den Identitätsschutz nach § 14 II Nr. 1 MarkenG zu entscheiden.

Die Parteien stritten über das Vorliegen einer markenmäßigen Benutzung bei einer zur Anbringung auf Ersatzteilen dienenden Plakette eines Automobilherstellers. BMW verklagte einen Produzenten von replizierten Plaketten, auf denen farbige BMW-Logos angebracht waren, und führte aus, dass der Einbau mit einem gekennzeichneten Bauteil mit diesem Emblem in ein Originalfahrzeug die Klägerin gemäß § 14 II Nr. 1 MarkenG verletze und die Beklagte sich auch nicht auf die Schutzschranke aus § 23 I Nr. 3 MarkenG berufen könne.

Von der 1. Instanz bis zur Revision gaben die Gerichte der Klägerin Recht. Jedoch führte der BGH schließlich aus, dass die Benutzung des farbigen Kennzeichens die Marke, welche als Schwarz-Weiß-Marke geschützt ist, nicht gemäß § 14 II Nr. 1 MarkenG verletze, da keine absolute Zeichenidentität vorliege.

Beim Kriterium der Zeichenidentität gilt in ständiger Rechtsprechung eine enge Auslegung. Demnach liegt Identität nur vor, wenn das Zeichen ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die verletzte Marke bilden (EuGH, GRUR 2003, 422 ff).

Schutzgegenstand ist bei schwarz-weißen Marken jene in der eingetragenen Form. Nur dieser Schutzgegenstand bestimmt den Identitätsbereich. Unbedeutend ist ein Unterschied, der einem normal aufmerksamen Durchschnittsverbraucher nur auffällt, wenn er die betreffenden Marken direkt vergleicht.

Jedoch sei die Ähnlichkeit der Embleme trotz der Verwendung von Farben hier so stark, dass eine Verwechslungsgefahr jener gemäß § 14 II Nr. 2 MarkenG vorliegt. Im Streitfall, so der BGH, bestünde Warenidentität, überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke und eine hochgradige Zeichenähnlichkeit, so dass Verwechslungsgefahr anzunehmen sei.

Zudem bestünde in dem Einbau der replizierten Plaketten eine markenmäßige Benutzung, da die abgebildete Marke als Herkunftshinweis der Klägerin gehalten werden könnte. Die Benutzung sei auch nicht durch die Schutzschranke des § 23 I Nr. 3 MarkenG gedeckt, denn die Marke der Klägerin würde von der Beklagten für ihre Produkte verwendet wie eine eigene Marke.

Somit hat hier u.a. die große Bekanntheit der eingetragenen Marke BMW zum Klageerfolg verholfen. Entgegen der älteren Praxis ist die Eintragung einer Schwarz-Weiß-Marke also nicht immer optimal, um eine Marke voll und ganz gegen Nachahmungen oder markenrechtliche Benutzung zu schützen.

Die vollständige Entscheidung finden Sie hier.

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